專利權人非真正發明人或專利申請權人時之救濟途徑

智慧財產法院103年度民專上字第11號民事判決對於此一規定與民事侵權訴訟有效性抗辯之關聯性上，曾表示「當事人就專利權之有效性，在智慧財產民事訴訟中抗辯，以法律規定得 ... 智慧財產專業團體 聯絡聖島 English 日本語 關於聖島聖島簡介專業服務領域辦公處所獲獎訊息最新消息最新消息實務新知實務報導智財新知智財簡介影音專區最新影片專利影片所有影片統計分析專利統計商標統計法規連結智財法規相關連結認識智財權線上電子書線上電子書社會責任慈善活動服務社會 聯絡聖島English日本語 實務報導 2022年度24卷07期24卷06期24卷05期24卷04期24卷03期24卷02期24卷01期2021年度23卷12期23卷11期23卷10期23卷09期23卷08期23卷07期23卷06期23卷05期23卷04期23卷03期23卷02期23卷01期2020年度22卷12期22卷11期22卷10期22卷09期22卷08期22卷07期22卷06期22卷05期22卷04期22卷03期22卷02期22卷01期2019年度21卷12期21卷11期21卷10期21卷09期21卷08期21卷07期21卷06期21卷05期21卷04期21卷03期21卷02期21卷01期2018年度20卷12期20卷11期20卷10期20卷09期20卷08期20卷07期20卷06期20卷05期20卷04期20卷03期20卷02期20卷01期2017年度19卷12期19卷11期19卷10期19卷09期19卷08期19卷07期19卷06期19卷05期19卷04期19卷03期19卷02期19卷01期2016年度18卷12期18卷11期18卷10期18卷09期18卷08期18卷07期18卷06期18卷05期18卷04期18卷03期18卷02期18卷01期2015年度17卷12期17卷11期17卷10期17卷09期17卷08期17卷07期17卷06期17卷05期17卷04期17卷03期17卷02期17卷01期2014年度16卷12期16卷11期16卷10期16卷09期16卷08期16卷07期16卷06期16卷05期16卷04期16卷03期16卷02期16卷01期 智財新知 智財簡介 專利權人非真正發明人或專利申請權人時之救濟途徑 首頁/實務新知/實務報導/2016年度/18卷09期 0 蘇三榮  律師 　 一、前言     根據專利法第5條第2項之規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人」。

是以，當專利由非上述專利申請權人所申請時，將造成實際權利歸屬與登記名義不一致之情形。

常見之案例包括受雇人將其職務上所完成之發明以自己名義申請專利、申請人獲悉他人之研發成果而據以申請專利，或共同發明人之一單獨以自己名義申請專利等。

    由於智慧財產局在審查專利申請案時，原則上無法針對申請人是否為真正發明人或專利申請權人進行實質認定，故真正權利人通常在專利公告或核准後始知權利遭受侵害之情況，而必須採取相關法律程序來自力救濟，本文以下謹就回復專利權之法律途徑及案例進行介紹及討論，至於非專利權人將他人研發成果申請專利所導致之侵權行為及刑事責任則不在討論之列。

二、行政舉發程序     現行專利法第78條將「發明專利權人為非發明專利申請權人」列為舉發事由之一，並規定以此一情事提起舉發者，限於利害關係人始得為之。

有關利害關係人之範圍，真正專利權人固屬利害關係人無疑，然其他與該專利有關之第三人，例如遭指控侵害專利之民事訴訟被告，是否符合利害關係人之定義？2001年前專利法規定以專利權人為非專利申請權人為由提出舉發者限於「有專利申請權人」。

2003年修正專利法時將有權提出此項舉發之人修正為「利害關係人」，由此立法沿革觀之，「利害關係人」之範圍應較「有專利申請權人」還要廣。

    參照現行專利審查基準關於利害關係人之解釋：「舉發人如為專利民事侵權訴訟之被告，因民事案件係由系爭專利之專利權人主張舉發人侵害其專利權而生，系爭專利權有無得以舉發撤銷事由存在，關係到民事侵權責任是否成立，故專利民事侵權訴訟之被告為舉發人，對系爭專利提起舉發，應認其具利害關係，舉發人應檢附民事侵權訴訟相關起訴或判決等文件以證明其為適格之利害關係人」(註1)，實務上亦有判決肯認專利侵權之被告得以專利權人非申請權人為由，抗辯系爭專利無效(註2)。

然智慧財產法院103年度民專上字第11號民事判決則有不同見解：「以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人，修正前專利法第107條定有明文。

故關於新型專利權由非真正專利申請權人提出申請或違反第12條第1項未由共同申請權人提出申請之情形，應僅限於有利害關係之人，始得提出舉發，並非任何人均可提出。

所謂利害關係人，係指為真正具有專利申請權之人或共有專利申請之人」。

    真正專利申請權人欲以此一舉發程序回復專利權者，須留意專利法第35條之規定：「發明專利權經專利申請權人或專利申請權共有人，於該專利案公告後二年內，依第七十一條第一項第三款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日」。

是以，倘提起舉發之時間已超過專利案公告後二年，則僅得撤銷該專利而使其公告內容成為公共財。

智慧財產法院103年度民專上字第11號民事判決對於此一規定與民事侵權訴訟有效性抗辯之關聯性上，曾表示「當事人就專利權之有效性，在智慧財產民事訴訟中抗辯，以法律規定得為抗辯者為限，倘逾申請撤銷之法定期限，依實體法規定不得再行舉發，基於誠信原則，在智慧財產民事訴訟不得再行爭執。

系爭專利自98年11月21日公告迄今顯逾2年，已不得依修正前專利法第107條第1項第3款規定提起舉發。

職是，上訴人在本件確認之訴，不得再行爭執系爭專利申請權不存在」，然依前述說明，專利案公告後逾二年者，並非不得提出舉發，其效果僅係於專利撤銷確定後，真正專利申請權人不得以相同發明再度申請專利，上開實務見解似有再斟酌之餘地。

此外，倘共同發明人之一單獨以自己名義申請專利而遭舉發撤銷者，必須以全體共同發明人之名義就相同發明重新申請專利，否則智慧局將對該申請案作出不受理處分(註3)。

    須特別留意者，由於智慧財產局不像法院具有司法調查權，得藉由訊問證人、開庭審理等程序調查事實，故對於「究竟誰才是真正的發明人」、「專利所載內容是否為職務上之發明」等問題，若僅依據雙方提出的書面資料判斷，恐有實際上的困難。

對此，專利審查基準載明：「惟對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」(註4)、「真正專利申請權人或專利權共有人為取得復權資格，於原專利案公告後2年內提起舉發，如當事人主張其已循私法（調解、仲裁或判決）途徑確認私權爭議者，得檢附相關證明，申請暫緩舉發案之審查」(註5)。

智慧財產法院判決亦表示：「按『農會之理事相當於民法及公司法之董事，農會與理事間之關係，應屬民法之委任關係。

因此，農會之理事是否有連續缺席兩個會次者，而視為辭職之情形，亦即農會與理事間之委任關係是否存在，應由普通法院之民事訴訟程序確定之。

至於主管機關對於農會與理事間之委任關係是否存在所表示之見解，尚無確認民事法律關係之效力。

』最高行政法院93年度判字第1216號判決著有明文…次查被告依據參加人所提出前揭契約，認定系爭專利應歸參加人所有，原告並非專利權人，而為舉發成立，應撤銷專利權之審定，固非無據。

然參酌前揭最高行政法院判決要旨被告機關並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力。

則被告機關以其就參加人是否係系爭專利之申請權人所表示之意見，既不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發核駁之理由，於法尚有不符」(註6)。

依此一見解，智慧財產局似無自行認定真正專利申請權人之權限，則當事人在提出此項舉發之後，仍應向法院提出確認民事法律關係之訴訟，並依上開專利審查基準之旨意申請暫緩舉發案之審查，以待民事法院之判決，較為妥適，以免因智慧財產局之判斷遭認定為無確認民事法律關係之效力，而造成不利之影響。

    另有一相關聯的問題，假設A公司因代工B公司產品的緣故，而取得B公司尚未公開之產品設計圖，而A公司竟依據該產品設計圖其中之關鍵結構申請專利，B公司在不知情之狀況下，5個月後亦就同樣的結構申請專利，嗣後智慧財產局在審查B公司之專利時，發現了B公司專利之內容與A公司申請在先之專利相同，而寄發審查意見通知B公司表示擬以「擬制喪失新穎性」為由駁回B公司之專利申請。

則B公司可否主張其專利係遭到A公司搶先申請專利而洩露，屬於專利法第22條第3項第4款所定「非出於其本意而洩漏者」之事由而仍得取得專利？此部分應可參考專利審查基準關於專利先申請原則與不喪失新穎性優惠兩者衝突之解釋：「於申請人主張前述情事之優惠期內，若有其他相關技術內容之公開事實，申請案仍可能因不具新穎性或進步性而不准予專利；同理，於優惠期內，若有他人就相同發明先提出申請，由於主張不喪失新穎性之優惠不能排除他人申請在先之事實，申請案依先申請原則而不得准予專利，他人申請在先之申請案則因申請前已有相同發明公開之事實，亦不得准予專利」(註7)。

是以，B公司仍應透過前述之舉發程序回復自身權利。

　 三、民事程序     目前智慧財產法院判決均肯認：「按『專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人』、『專利申請權及專利權，均得讓與或繼承』，99年專利法第5條、第6條第1項定有明文。

又由上開規定，可知專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專利權成立前之階段權利，且二者均得讓與或繼承。

是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權利。

又新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人固得提起舉發，惟除舉發人所附舉發證明文件即足推翻新型專利權人為真正專利申請權人外，實務上，專利專責機關即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）通常不就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷，而要求舉發人檢附有確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義（最高行政法院89年度判字第1752號判決參照）。

因此，有關專利申請權之歸屬發生爭執時，當事人自得提起民事訴訟，由民事法院判斷專利申請權之歸屬後，再由真正權利人提出確定判決書向智慧局申請變更權利人名義」(註8)，是以，當事人得提起民事訴訟，請求法院於判決主文中確認其為專利申請權人，並據該判決向智慧局辦理變更專利權人之程序。

    再者，「專利權為無體財產權，如受益人無法律上原因，即擅將他人可申請專利權之創作，以自己名義申請並取得專利權，據為己有，致他受有本應屬於其所有之財產權之損失，受益人即成立不當得利，他人得本諸民法第179條不當得利規定，請求受益人返還該財產權」(註9)。

是以，原告亦得請求法院於判決主文中記載：被告應移轉專利權登記予原告。

    另有關本文先前於舉發程序之段落提到：真正專利申請權人擬依舉發程序回復專利權者，根據專利法第35條必須在專利申請日起2年內提出舉發。

而此一期間限制是否會影響到真正專利申請權人提出民事訴訟之權利？智慧財產法院100年度民專上字第17號民事判決認為：「真正專利申請人能否於專利法第34條法定期間內為舉發或復為申請，僅生能否擬制申請日，而可藉由撤銷該專利，進而重新申請專利之方式，取得該專利之問題而已，即便已逾專利法第34條之法定期間，真正之專利申請權人當然仍得選擇(1)舉發撤銷該專利，(2)又或依同法第10條規定以民事確認判決申請智慧財產局以變更權利人之方式取回專利權，(3)亦或依不當得利之規定請求冒充申請者返還該專利權，以維護其權利。

從而，被上訴人所謂真正專利申請權人若逾專利法第34條第1項之2年除斥期間，即喪失舉發權，復依此進一步主張因專利法優先於普通法，故上訴人亦不得另依侵權行為、不當得利之法則另為請求云云，即非足採」。

    值得一提的是，智慧財產法院除了可以確認我國智慧財產局所核准專利之權利歸屬外，尚有法院判決被告應一併將國外對應案移轉登記予原告之案例(註10)。

該案判決認為倘該國家承認我國判決，則原告請求移轉該國專利之請求應被准許。

是以，在該案當中，法院認為我國與美國雖無正式外交關係，然美國定有「臺灣關係法」，與我國維持實質上之關係，且美國最高法院判決並揭示國際相互承認之關係，故原告得主張被告應將美國對應案移轉登記予原告。

至於日本及歐洲部分之對應案，因法院無法確認我國法院之判決於歐洲及日本法院是否會獲得相互承認，故此部分之主張不予准許。

關於中國大陸之專利，亦有判決認定：「當事人間若對我國及大陸地區的專利權歸屬有爭執，經提起確認之訴獲勝訴判決後，於我國可依該確定判決向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請變更權利人名義，於大陸地區可以該確定判決向大陸地區人民法院申請認可和執行後，向國務院專利行政部門辦理專利權轉移手續，而得有效解決兩造紛爭」(註11)。

　 四、真正發明人之認定及共同發明人的問題     有關發明人之認定標準，智慧財產法院認為：「按『專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人』、『專利申請權及專利權，均得讓與或繼承』，99年專利法第5條、第6條第1項定有明文。

次按，創作人係指實際進行研究創作之人，創作人之姓名表示權係人格權之一種，故創作人必係自然人，而創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，所謂『實質貢獻之人』係指為完成創作而進行精神創作之人，其須就新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段者」(註12)、「專利權歸屬之爭執，應就上訴人所提證據所顯示的創作內容與系爭專利權範圍是否實質相同加以判斷。

所謂實質相同，於發明或新型專利，指系爭專利申請專利範圍中所載之技術與證據所揭露之技術無實質差異，只要系爭專利申請專利範圍中所載之技術未逸脫證據之創作構思、技術手段及功效即足，兩者之文字及圖式形式不必相同」(註13)。

反之，「倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人」(註14)。

    有關共同發明人之認定，不以其對於所有請求項均有實質貢獻為限，只要對於部分請求項，甚至某一請求項之特定要件有貢獻之人，均可認為是共同發明人，而得請求登記為共同發明人或共同專利權人。

然該共同發明人不得針對同一專利當中某些請求項，要求法院判決其為該些請求項之單獨發明人或專利權人，蓋因專利權之歸屬須以單一專利之整體作為爭執標的，不得再割裂為數個請求項逐一認定該請求項之權利歸屬。

是以，倘申請人獲悉真正發明人之研發成果而據以申請專利，就該研究成果撰寫為獨立項，並且在該研發成果之基礎上，另外增加其他要件而形成附屬項，此一結果將導致真正發明人僅對於該專利部分請求項具有貢獻，而只能請求列名為共同發明人及共同專利權人。

　 五、結論     由上述討論可知，擬以行政舉發程序回復專利權者，必須要在專利申請日起2年內提出舉發，否則縱舉發成立亦無法回復專利權。

然以提起民事訴訟之方式確認專利權之歸屬則無此一期間限制。

此外，倘證明專利權歸屬之證據涉及人證、第三人持有之文書等須進一步調查者，由於智慧局對此之調查手段有其侷限，應向法院提出民事訴訟並依法聲請調查證據為妥。

再者，倘原告於訴訟中僅能證明部分請求項為其所發明，而被判定為專利之共同專利權人，則因共同專利權人之任一人均可單獨實施專利，原告將無法限制其他共同專利權人實施專利權、製造專利產品之行為。

註釋  1 專利審查基準，2014年版，第5-1-44頁。

 2 例如智慧財產法院97年度民專上字第17號。

 3 專利審查基準，2014年版，第5-1-43頁。

 4 專利審查基準，2014年版，第5-1-22頁。

 5 專利審查基準，2014年版，第5-1-23頁。

 6 例如智慧財產法院100年度行專訴字第82號。

 7 專利審查基準，2014年版，第2-3-24頁。

 8 例如智慧財產法院104年度民專上字第22號。

 9 智慧財產法院103年度民專訴字第71號。

 10 智慧財產法院103年度民專訴字第89號。

 11 智慧財產法院103年度民專上更(一)字第7號。

 12 智慧財產法院104年度民專上字第22號。

 13 智慧財產法院102年度民專上字第9號。

 14 最高法院104年度台上字第2077號。

----------------------------------------------------------------------- 以上內容僅為一般性之討論，非法律意見，不適用於具體事件。

若有實際問題，請與我們聯繫。

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