台一雙週專利電子報歡慶300期

依專利法第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

」其意味發明人就其發明， ... 專業台一的信念 持續研究與訓練、服務業界第一 堅信優質的服務 全方位的智財服務、超越客戶想像 追求全球化的價值 提供全球化智財組合、提昇智財價值 首頁»智財情報»出版品(雙週專利電子報) 出版品(雙週專利電子報) 你的發明不是你的專利？！淺談專利申請權歸屬（林文雄專案經理通過中國專利代理師資格考試）（第265期2021/02/25）  從專利制度的設計上，發明人是理所當然的專利申請權人，然而在許多狀況（條件）下，發明人就不盡然是適格的專利申請權人，因而你的發明是不是你的專利，端看是否符合某些特定條件或契約約定的內容。

再者，有些企業利用營業秘密來保護發明創作，這些發明創作自然不會成為專利，從而無關乎是誰的專利。

然而如果因為第三人竊取營業秘密，進而申請取得專利權，還是可以透過救濟行為請求返還專利權。

以下將略述發明人非專利申請權人的幾種狀況，並透過案例介紹專利申請權人如何透過行政救濟由非專利申請權人身上取回專利（申請）權。

 一、你的發明不是你的專利！ 依專利法第5條第2項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

」其意味發明人就其發明，原則上為有權提出專利申請之人。

然而在下列情況下，發明人即有可能為非專利申請權人： 1.職務上完成之發明：如專利法第7條第1項規定，發明人於職務上完成之發明，專利申請權屬於雇用人，但雙方另訂有契約約定申請權歸屬時則從其約定。

2.受他人出資聘請從事研究開發之發明：依專利法第7條第3項規定，一方出資聘請他人從事研發時，其專利申請權及專利權歸屬是依雙方契約約定，若契約約定屬於出資人，則發明人即非專利申請權人。

3.專利申請權共有：依專利法第12條規定專利申請權共有時，應由全體共用人提出申請。

例如一發明由多位發明人共同完成，則專利申請權由所有發明人共有，應由所有發明人共同提出專利申請。

即使發明人因雇傭關係、受人聘請從事研究開發而未能擁有專利申請權，依專利法第7條第4項規定，發明人仍享有姓名表示權，而除了享有名譽權外，發明人依然可能因其發明而獲得實質的利益，依專利法第7條第1項規定，雇傭關係中專利權申請權雖屬於雇用人，但雇用人應支付受雇人適當之報酬。

目前智慧財產管理稍具規模的企業，對員工的專利提案、專利申請後核准多設有獎金制度，以鼓勵提案及予獎勵。

而因職務上發明獲得實質報酬的發明人，最著名的例子當屬藍光發光二極體發明人中村慎二，其對東家日亞化學株式會社起訴後，起初獲判賠200億日元，一時轟動國際，雖最終雙方以8.2億日元和解，仍創下雇用人因職務上發明支付受雇人報酬的天價紀錄。

 二、他的專利是我的發明！　（大立光VS.先進光） 根據報載，大立光電股份有限公司（以下簡稱大立光）控告先進光電科技股份有限公司（以下簡稱先進光）侵害著作權及營業秘密之民事訴訟，在纏訟多年後，在今年1月28日作出二審判決，先進光仍遭判賠大立光15.22億元。

事實上前述民事訴訟的背後伴隨二件涉及專利申請權的專利舉發事件，分別是大立光對先進光之M438469號新型專利權提起舉發（以下簡稱’469案）、大立光以利害關係人身分，對先進光M438320號新型專利權舉發成立之審定提起訴願（以下簡稱’320案），其中，大立光在’469案主張先進光為非專利申請權人；在’320案訴願程序中則主張大立光才是系爭專利的真正專利權人，因此大立光在’469案、’320案中均指向先進光為非適格的專利申請權人，配合報載大立光控告先進光侵害著作權、營業秘密，並請求損害賠償的民事訴訟事件，可知根據目前判決結果，不論是上述的民事訴訟或者’469案和’320案的行政訴訟事件，均認定先進光在前述事件中的系爭專利其實是大立光以營業秘密保護的研發成果，因此大立光可依專利法第35條規定，在’469案舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利，並以該撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。

由上述可知，一旦專利申請權人主張系爭專利非專利申請權人所申請，在舉發成立確定後，專利申請權人可依申請取得系爭專利的專利權。

也因為專利法如是規定，使原本的專利申請權歸屬爭議發生了出人意表的插曲，即’320案在法院審理過程中被發現對系爭專利提起舉發的竟是先進光利用人頭所為，其意圖其實不難想見，應是為了阻撓大立光取回專利權，以脫免侵權的刑事及民事責任。

而法院在查明上述事實後將舉發成立的原處分撤銷，同時也認證了專利法第71條第1項所規定：可以向專利專責機關提起舉發的「任何人」不包含專利權人自己。

經由前述案例可知，企業的商業秘密若遭他人竊取而申請取得專利權，依法可透過舉發予以撤銷，並在舉發確定後重提申請以取回專利權。

 三、小結 「你的發明不一定是你的專利」，是因為專利法在專利申請權的歸屬原有明確的規範，即雇傭關係下，受雇人的職務上發明，其專利申請權屬於雇用人；若受聘為他人研究開發所完成之發明，其專利申請權依雙方訂定契約所約定；若為共同發明，則所有發明人共有專利申請權。

發明人如欲伸張本身權益，或可透過契約約定以尋求保障。

發現「他的專利是我的發明」時，由前述案例可知，依法也有救濟及請求返還的管道，只是世風日下、商業犯罪屢見不鮮，企業對本身的研發成果應該建立更積極、周延的智慧財產管理機制，並配合值得信賴且具備專業能力的代理機構，以確保企業的研發成果透過最好的方式得到最周延的保護；案例中企業以著作權、商業秘密保護其研發成果，結果依然遭到竊取，甚至申請取得專利，至日後興訟請求排除侵害，均為亡羊補牢，若研發完成當時，即選擇申請專利，或許能避免今日之紛擾也未可知。

BACK 10491台北市中山區長安東路二段112號9樓(通訊地址) 智慧所[email protected]　法律所[email protected] 02-2506-1023  02-2501-1666   Copyright©2017TaiEInternationalPatent&LawOfficeAllRightsReserved. TSG網頁設計 台一TAIE TOP